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자주 물으시는 질문과 답변을 모아 놓았습니다.
번호 제                 목
1 [특허 Q&A] 동일한 발명의 이중특허
[질문] 저는 “가습기”를 생산하는 생산업자로서 이미 선행기술이 존재하는 발명임에도 불구하고 특허청의 선행기술조사 오류로 인해 등록된 특허를 기반으로 사업을 하던 중 선행기술의 특허권자인 갑이 자신의 특허권을 침해했다는 사실을 알려왔습니다. 실제로 선행기술 특허권자의 “가습기”와 제 특허의 “가습기”가 동일하다면, 이미 특허를 통해 얻은 수입에 대해 선행기술의 특허권자에게 로열티 또는 손해배상을 하여야 하나요?

[답변] 특허법 제36조 제1항은 최선출원만이 특허 받을 수 있다는 출원의 선후관계에 대해서 규정하고 있습니다. 그러나, 심사관의 착오나 심사미비로 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원에 특허권이 형성되는 것을 간과할 수는 없습니다. 즉, 동일한 발명의 이중특허의 문제가 발생할 개연성은 언제나 있다고 봅니다. 동일한 발명의 이중특허가 발생한 경우에는 1발명 1특허를 표방하는 특허제도의 취지에 어긋나기 때문에 그 중 하나의 특허만을 유효하게 존속시키고 그 외의 특허는 이를 무효로 시켜야 합니다. 귀하는 특허권은 일단 선행기술이 존재하기 때문에 무효사유가 있다고 사료됩니다.

그러나, 귀하가 선행 기술의 존재를 모르고 특허권을 부여 받아 해당 특허권의 실시 사업을 하였을 경우에는 귀하의 특허가 무효가 되더라도 과거의 실시 사업에 대하여는 형사상 민사상의 책임은 지지 않을 수 있습니다.

먼저, 형사상의 책임을 지기 위해서는 이른바 '침해의 범의'가 있어야 하는데, 귀하는 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을 심사한 후 특허를 내준 것이고 귀하는 그러한 자신의 권리를 실시한 것이기 때문에 '침해의 범의'가 없어 형사상의 책임이 없는 것입니다.

또한, 민사상 귀하가 손해 배상 책임을 지기 위해서는 귀하의 행위가 '불법행위' 이어야 하고 '불법행위'는 행위자의 고의 또는 과실이 있어야 성립합니다. 그런데, 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을 심사한 후 특허를 내준 것이므로 귀하는 침해의 고의 또는 선행 특허를 알지 못한 것에 대한 과실은 없는 것으로 생각됩니다. 그러므로 민사상의 손해배상책임도 없는 것이 됩니다.

물론 귀하의 특허가 무효가 확정되면, 귀하의 특허는 처음부터 없었던 것으로 되기 때문에 과거의 실시 사업과 관련하여 책임을 지게 되는 것은 아닌가 하는 의문이 있을 수 있을 것입니다. 그러나, 무효가 되더라도 귀하가 침해의 고의나 과실이 있었던 것은 아니기 때문에 소급해서 과거의 실시 사업에 대해서까지 형사상 민사상의 책임은 지지 않게 될 것으로 생각됩니다.

귀하의 특허가 무효 심판 등에 의하여 무효가 확정되면 그 이후에 실시하는 것에 대해서는 당연히 선행 특허권의 침해가 될 수 있습니다. 또, 무효가 확정되기 전이라도 무효 사유가 너무나 명백한 것을 귀하가 알게 되었을 경우에는 상대방(선행 특허권자)이 그러한 사실을 입증하여 무효가 되기 전이라도 무효 사유를 알게 된 이후에 실시한 것에 대한 책임을 물을 수는 있을 것이나, 특허법상으로는 특허는 무효가 확정되기 전에는 유효한 것으로 추정하기 때문에 상대방이 이러한 책임을 묻는다는 것도 그리 용이하지는 않을 것으로 생각됩니다.
2 [특허 Q&A] 모인출원에 대하여
[질문] 동업으로 체인사업을 하고 있습니다.
상호명을 상표 출원하여 상호명에 대한 사용료를 가맹비로 받았고, 양념소스를 제조하여 유통할 자본이 없어 일정의 교육비를 받는 조건으로 인테리어 및 양념소스, 갖가지 음식들을 전수하여 가맹점들에게 사용하게 하였습니다. 그런데 저에게 배운 한 가맹점이 저의 동의 하에 체인점을 다른 사람에게 양도하고 체인점을 그만두었습니다.
그런데 전 양념소스나 그런 음식들을 특허출원을 하지 않았는데, 그만둔 가맹점 사장이 나가서 저에게 댓가(돈)를 지불하고 배운 그 소스를 일부를 아주 약간 변형하거나 아주 똑같이 특허출원을 하였고 특허 등록한 양념이나 소스로 체인사업을 하고있습니다. 물론 분위기나 나가는 음식까지 거의 동일합니다 한가지 틀린 건 제가 상표로 등록한 상호명만 다른 이름으로 등록하여 사용하고 있습니다.
이럴 경우 제가 취할 수 있는 조치에 대한 조언 부탁드립니다.

[답변] 귀하의 경우 체인점 주인이 귀하께서 개발하신 양념 소스나 음식에 대하여 출원한 특허 출원은 귀하가 특허를 받을 수 있는 권리를 승계하지도 아니한 자가 특허 출원한 경우로서, 소위 무권리자에 의한 모인 출원으로 사료됩니다.

이러한 모인 출원은 특허출원이 진행중인 경우에는 이것이 특허로서 등록 받지 못한다는 취지로서 특허청에 정보제공을 할 수 있으며, 특허 등록공고 후에는 3 개월 이내에 이의신청을 하여서 특허를 취소할 수 있습니다. 또한, 이미 특허로서 등록된 경우에는 무효심판을 청구하여 특허권을 무효로 할 수 있습니다.

위 이의 신청이나 무효 심판에 의하여 특허의 취소결정이 확정되거나 그 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 경우에는 그 특허의 출원 후에 한 정당한 권리자(귀하)의 특허출원은 무권리자가 특허출원 한 날에 특허 출원한 것으로 그 효과가 소급됩니다. 다만, 정당한 권리자(귀하)의 특허출원은 특허 등록공고가 있는 날로부터 2년 이내에 하거나 또는 무효심판의 심결이 확정된 날로부터 30 일 이내에 하여야 합니다.

‘모인 출원’에 의한 이의 신청이나 무효 심판 외에 출원 전 ‘공연히 실시한 기술’이라는 이유로도 이의 신청이나 무효 심판을 제기할 수 있으나, 이 경우에는 특허권을 귀하의 명의로 확보할 수 없게 됩니다.

특허권 문제와는 달리 귀하의 체인점 대상 양념 소스나 음식 조리법이 체인점 계약상 ‘영업비밀’로 규정되어 있고 귀하가 실제로도 비밀로 지키려는 노력을 하였다면 상대방의 행위는 ‘부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호법’ 상 영업비밀 침해 행위로서 민사적, 형사적 제재의 대상이 될 수도 있습니다
3 [특허 Q&A] 미국 특허거절에 대한 대응방안
[질문] 새로운 아이디어로 미국특허청에 특허를 신청하였으나 거절되었습니다. 특허가 거절되었을 경우에 특허청에 이의를 제기하여 특허를 허락 받는 방법이 있다고 들었습니다. 미국 특허청의 특허 거절에 대한 이의를 제기하는 절차와 방법을 알고싶습니다.

[답변] 미국 특허청의 특허심사 기준은 특허로 출원된 신기술의 신규성(Novelty)과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발할 수 있는(obvious) 기술내용인가를 보는 명료성(Obviousness)으로 구분될 수 있습니다. 거절 없이 특허를 허락 받는 것이 가장 바람직하지만, 일단 출원된 특허가 거절되면 이의신청서를 작성하여 특허를 허락받도록 다시 시도할 것인지 아니면 출원된 특허를 포기할 것이지를 신중히 결정하여야 합니다. 출원된 특허가 거절되는 이유는 크게 세가지입니다.
첫째는 부실한 내용설명, 문법적 오류등에 따른 거절입니다. 이는 특허출원서의 수정 또는 보완을 통하여 쉽게 극복될수 있습니다.
특허거절에 대한 두번째 이유는 신규성(Novelty)과 관련된 것으로 이미 특허가 허락된 기존의 특허와 기술내용이 유사하거나 동일한 경우입니다. 이는 극복하기가 쉽지 않습니다. 따라서 특허출원이전에 특허검색(Patent Search)을 통하여 종래의 선행기술을 확인하고 난 이후에 특허출원하는 것이 바람직합니다.
특허가 거절되는 세번째 이유는 미국 특허청이 신기술 또는 새로운 아이디어에 대하여 특허를 허락하는 기준의 핵심으로서 명료성(Obviousness)의 문제입니다. 즉, 특허 출원된 새로운 발명이 해당 분야의 전문가들이 쉽게 유추할 수 있는 기술내용인가를 보는 것입니다. 특허청 심사관들이 이러한 세 번째 이유로 특허거절을 결정하는 것은 대체로 이미 미국특허청으로부터 특허를 허락 받은 유사한 기술내용과 새로이 신청된 특허출원 내용의 비교를 통해서입니다.
이렇게 기존의 특허내용과의 비교결과 해당분야의 전문가들이 당연히 개발 가능하다고 판단되면 심사관은 신청된 특허의 거절을 통보해 옵니다. 특허변호사들은 이를 해당분야 전문가들의 당연한 개발가능성에 따른 거절 또는 Obviousness Rejection이라고 표현합니다. 대개 세 번째 이유에 따른 특허 거절에 대하여 특허청 심사관은 "해당업종의 전문가라면 기존 A특허의 a부분과 기존 B특허의 b부분을 결합하면 특허출원된 기술과 같은기술이 개발된다."는 식의 표현으로 출원된 특허를 거절합니다. 이러한 Obviousness Rejection을 극복하고 특허를 받아내는 것은 특허변호사의 중요한 역할중의 하나가 됩니다.
출원된 특허의 거절통보에 대하여 출원인(발명인)은 특허변호사를 통하여 두 번까지 이의를 제기할수 있습니다. 심사관의 특허 거절은 청구항(Claims, 발명의 범위를 특허법 기준에 맞게 표현한 특허출원서의 가장 중요한 부분) 하나하나에 대하여 구체적으로 내려지는데 청구항 일부는 허락되고 일부는 거절되는 경우와, 청구항 전체가 허락되거나 거절되는 경우가 있습니다. 특허 거절에 대한 이의신청서는 심사관이 특허심사결과를 보내온 날로부터 대개 3개월 이내에 작성되어 특허청에 송부되어야 합니다. 거절 극복을 위한 이의신청서에는 새로운 내용을 추가할 수 없으므로 특허변호사의 기술적인 이의신청서 작성이 중요합니다. 특허거절에 대한 이의신청서 작성은 대개 특허변호사와 출원인(발명인)의 상담으로 결정됩니다. 특허거절에 대한 대응방법은 기술분야에 따라 다르며 또한 특허를 거절한 심사관에 따라 대응방법이 달라질 수 있습니다.
4 [특허 Q&A] 미국의 BM 특허
[질문] 전자 상거래가 중심인 인터넷 사업을 하고 있습니다. 이번에 새로운 인터넷 비즈니스 방식을 개발하였습니다. 저희 회사의 비즈니스 방식을 다른 회사가 이용하지 못하도록 저희가 새로이 개발한 비즈니스 방법에 대한 특허를 신청하고자 합니다. 사업방법에 대한 특허를 허락하는 기준과 요건을 알고싶습니다.

[답변]사업방법특허는 말 그대로 Business Method 또는 Business Model에 대한 독점적 사용권을 보호 받기 위한 특허로서, 최근 들어서는 한국에서도 BM특허로 잘 알려져 있습니다. BM특허를 출원하고자 하는 회사나 개인이 반드시 이해하여야 하는 것은 사업방법특허의 성립 조건입니다. 이들 조건이란 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷입니다. 다시 말하여, 컴퓨터로 구현되거나(computer-implemented), 소프트웨어로 구현되거나(software-implemented) 또는 인터넷으로 구현되는 (internet-implemented) 사업방법이 BM특허로 출원될 수 있습니다.
원칙적으로 BM특허는 반도체 제작 방법등과 같은 제조공정에 대한 기존의 방법특허에 포함됩니다. 그러나, 컴퓨터나 소프트웨어 또는 인터넷이 개입되지 않는 사업방식은 미국특허청(USPTO)이 새로이 정하고 있는 BM특허의 요건에 맞지 않으므로 BM특허로 출원하여 특허를 받기가 어렵다 할 수 있습니다. 미국에서는 인터넷 비즈니스 (e-commerce)가 붐을 이루기 시작하던 1998년부터 BM특허 출원이 급증하기 시작하였으며, 이에 따라 BM특허에 대한 기업과 개인의 관심이 높아졌고 또한 미국특허청의 BM특허 심사기준도 전향적으로 변하는 추세입니다. 이 같은 BM특허출원의 급증에도 불구하고, 1998년과 1999년에 미국특허청에 출원된 BM특허의 건수가 전체출원건수의 약 1%에 불과하였지만, 이미 세계최대의 인터넷 서점인 아마존(Amazon.com)은 한번 클릭으로 상품을 구입하는 방법("one-click" on-line purchase model)에 대한 특허권을 보유하고 있고, 인터넷 쇼핑의 선두 주자인 프라이스라인(Priceline.com)은 인터넷 역경매(Reverse Auction)에 대한 특허권을 쥐고 있는 등, 인터넷 기업들의 인터넷 사업방법에 대한 선점경쟁은 날이 갈수록 가속화되고 있습니다.
현재 많은 한국의 인터넷 벤쳐 기업들도 미국특허청에 BM특허를 출원하였거나 준비 중에 있으며, 이들 중에는 다수의 무게 있는 특허들이 포함되어 있습니다. 일반특허와 마찬가지로, BM특허도 기존에 이미 사용되고 있는 방식이거나, 다른 회사나 개인이 먼저 특허 신청한 것이라면 물론 특허를 받을 수 없으므로 BM특허를 출원하기 전에 기존특허에 대한 검색(Patent Search)을 통하여 출원하고자 하는 특허의 신규성(Novelty)를 확인하는 것이 바랍직합니다. 미국특허청은 기본적으로 BM특허에 대하여 유연한 태도를 보이고 있습니다.
지난 3/29/2000에 발표한 BM특허 기준안(Business Methods Patent Initiative: an Action Plan)을 통하여 미국특허청은 매 분기마다 BM특허 출원인과의 원탁회의(Roundtable Forum)를 개최하여 BM특허 심사기준에 대한 아이디어를 얻고, 또한 굵직한 BM특허 침해소송의 판결을 BM특허 심사기준에 반영하겠다고 밝힌바 있습니다. 이는 BM특허 심사의 기준으로 삼을만한 것이 현재로서는 많지 않은 현실을 수용하고, 사업방법에 대한 특허권 부여에 일반인이 갖는 비판적인 시각을 중화 시키고자 하는 미국특허청의 합리적인 노력으로 평가되고 있습니다.
따라서, 컴퓨터, 소프트웨어 또는 인터넷으로 구현되는 사업방식으로 신규성이 확인된 것이라면 BM특허의 미국특허청 출원요건이 갖추어 졌다고 할 수 있습니다. 미국 BM특허출원에 대한 보다 구체적인 사항은 실력 있는 전문가와의 상담이 요구됩니다.
5 [특허 Q&A] 선사용에 의한 통상실시권
[질문] A 라는 사람이 2001년 펜을 만드는 기계를 발명해서 2002년 동안 공장에서 만들어서 이제 팔려고 하는데, B라는 사람이 2001년 저와 같은 펜을 만드는 기계를 발명을 해서 2002년 특허등록을 했습니다. 그러면 A 라는 사람은 펜을 팔 수가 있습니까?

[답변] 특허출원시에 그 발명의 내용을 알지 못하고 사업을 준비하거나 사업을 준비하고 있는 자는 그 사업의 목적의 범위 내에서 특허법 제103조에 규정하는 <선사용에 의한 통상실시권>을 가지게 됩니다.
특허란 그 출원전에 없었던 새로운 기술에 대하여 독점적인 권리를 부여하는 제도입니다. 따라서 그 출원일 이전부터 실시되고 있던 타인의 행위에 대하여는 권리를 주장할 수 없는 것입니다.
더욱이 이 같은 타인의 실시행위가 구체적으로 입증된다면 설사 특허등록 받았다 할지라도 심판에 의해 그 등록이 무효 또는 취소되어야 합니다. 또, 그 등록된 내용이 출원 전 공지된 것임이 너무도 명백할 때에는 무효심결이 확정되기 전이라도 그 사용에 대하여 권리의 침해라고 주장할 수 없다는 것이 대법원의 일관된 판례임을 참조하십시요.
6 [특허 Q&A] 신규성의제
[질문] 저는 대학교수로서 특허 사무소를 통하여 이미 출원된 국내 특허가 있습니다. 이 내용과 관련된 논문출판 및 발표가 가능한지 알고 싶으며, 나중에 국제특허 출원하는데 문제는 없지가 궁금합니다. 또한, 논문 발표 후에 특허 출원할 수 있는지 궁금합니다.
[답변] 특허출원되고 논문 발표하는 것은 아무 문제가 없어. 반대인 경우가 문제이지. 즉, 논문 발표하고 특허출원하면, 신규성 상실로 거절사유가 되지. 다만, 논문 발표하고 6개월 내에 신규성의제 주장을 한 경우에는 신규성을 상실하지 않는다는 규정은 있어.
국내 출원이 논문보다 빠른 경우에는, 출원일로부터 1년 내에 국제출원하면서 우선권만 주장하면, 국제특허출원은 아무 문제가 없어.
;국내 출원이 되면, 그 이후의 어떠한 공지 행위(간행물 발표, 판매, 세미나 발표 등)가 있더라도, 그 공지 행위때문에 거절되는 경우는 없다고 보면 됨. 국제출원도 마찬가지이고. 그 반대인 경우가 문제가 되지.
그 반대의 경우(공지행위 후의 특허출원)의 경우에는 그 공지행위때문에 특허출원이 거절되지만, 이 경우도 예외는 있음. 즉, 신규성의제로 발명을 시험, 간행물발표, 학술단체 서면발표, 의사에 반하여 타인에 의한 공지, 박람회출품에 의한 공지의 경우에는 6개월 내에 신규성의제 주장하면서 출원하면 신규성이 상실되지 않는다고 해석함.
신규성 의제를 주장하여 국제출원하는 경우에는 주의를 요하는데, 국내 출원 후에 1년의 우선권을 가지고 국제출원을 할 수 있는데, 신규성의제 출원의 경우에는 신규성 의제 기간이 6개월이므로 실제로 국제출원할 수 있는 기간이 6개월(1년이 아니라)로 단축되는 결과를 가져옴. 그리고, 신규성의제를 주장하면서 국제출원을 하는 나라는 모든 나라가 해당되는 것은 아니므로, 논문이나 세미나 발표 전에 특허출원을 완료하는 것이 유리함.
7 [특허 Q&A] 우선권주장기간과 특허출원
[질문] 저희가 수입하는 제품에대해 국내에서 카피품이 유통되고 있어서 그 피해가 막대합니다. 비록 고가품은 아니지만 시장상황이 너무 않좋아 지고 있습니다.
그래서 저희는 특허권을 가지고 있는 국외업체에 요청해 국내특허를 출원하여 불법 카피품에 대해 제재를 할려고 합니다. 그런데 이 사안이 민감하여 분쟁해결기간이 오래 걸릴 경우 제제를 하지않은 것만 못하게 되어있습니다. 그래서 저희가 특허 후 어느 정도의 시간이면 제품(카피)생산과 판매등 에대한 제재를 할 수 있는가를 알고 싶습니다.

[답변] 질문하신 내용으로 보아 귀하가 수입한 물건이 이미 시장에 유통되어 판매되고 있는 것으로 보여집니다. 그런데 이렇게 출원 전부터 국내에서 실시되고 있는 물건은 이미 신규성을 상실한 것으로 되어, 특허로서 등록 받을 수 없습니다. 만일 특허로서 등록된다 할 지라도, 신규성 상실을 이유로 무효화될 수 있는 소지가 있습니다.
그러나, 수입원인 해외 업체가 소정 국가에 특허로서 출원하였고, 그 출원일로부터 아직 1 년이 경과하지 않은 경우(PCT제도에 의한 국제출원을 한 경우라면 출원일로부터 최장 30 개월 이내)라면 소위 조약에 의한 우선권 주장을 하여 우리나라에 특허 출원할 수 있습니다.
출원하게 되면 그 출원일로부터 약 2 년 후에 신규성과 진보성, 산업상이용 가능성의 유무를 판단하는 특허청의 심사를 거쳐 특허로서 등록되고, 그 등록일로부터 특허권이 발생하고, 그 권리를 행사할 수 있습니다.
그러나, 이 경우에 2년의 기간은 너무 길기 때문에 조약우선권 출원을 한 후에 우선심사제도를 신청하는 방법이 있습니다.
또한, 위 특허의 경우와는 달리 우선권을 주장하여 실용신안으로서 출원하게 되면, 출원일로부터 약 3 개월 후에 실용신안권이 부여됩니다, 이는 신규성, 진보성의 심사를 하지 않은채 무심사에 의한 선(先) 등록에 의하여 권리가 주어진 것이므로, 타인에 의한 침해에 대한 경고장 발송이나 민사적, 형사적 조치를 취할 수 없습니다. 따라서, 실용신안으로 등록되면 기술평가 청구를 하여 등록유지 결정을 받아야 타인에 의한 침해에 대항할 수 있습니다.
따라서, 귀하께서는 수입원인 해외 업체가 특허로 출원하였는지를 알아보신 다음, 위에서 말씀드린 바와 같은 우선권을 주장할 수 있는 기간인가를 판단하셔서 특허나 실용신안으로 출원하시는 것이 바람직하리라 사료됩니다. 그리고, 출원 후에 특허인 경우에는 우선심사를 신청하고, 실용신안의 경우에는 기술평가를 신청하시기를 권합니다.
한편, 위 특허나 실용신안 출원과는 달리 귀하가 판매하는 제품의 상품명을 상표로서 출원하여 제품의 이름만이라도 보호 받는 것도 좋으리라 사료됩니다.
8 [특허 Q&A] 자신의 특허권의 실시와 선행 특허권의 침해
[질문] 이미 선행기술이 존재하는 발명인데도 불구하고 특허청의 선행기술조사 오류로 인해 등록된 특허를 기반으로 사업을 하던 중 선행기술의 특허권자(내국 또는 외국인)가 자신의 특허권을 침해 했다는 사실을 알려온 경우 선행기술에 대한 권리 침해가 확실하다면, 이미 특허를 통해 얻은 수입에 대해 선행기술의 특허권자에게 로열티 또는 손해배상을 하여야 하나요?
이때 특허청의 책임은 전혀 없나요?
(즉, 신규성상실 사유에 의해 특허등록되지 않았다면 이 기술로 사업을 하지 않을 수 있었으므로, 그에 대한 손해를 특허청에 손해배상 청구를 할 수 있나요?)

[답변] 귀하가 선행 기술의 존재를 모르고 특허권을 부여 받아 해당 특허권의 실시 사업을 하였을 경우에는 귀하의 특허가 무효가 되더라도 과거의 실시 사업에 대하여서 까지 반드시 형사상 민사상의 책임은 지지 않을 수 있습니다.

먼저 형사상의 책임을 지기 위해서는 이른바 '침해의 범의'가 있어야 하는데, 귀하는 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을 심사한 후 특허를 내준 것이고 귀하는 그러한 자신의 권리를 실시한 것이기 때문에 '침해의 범의'가 없어 형사상의 책임이 없는 것입니다.

또 민사상 귀하가 손해 배상 책임을 지기 위해서는 귀하의 행위가 '불법행위' 이어야 하고 '불법행위'는 행위자의 고의 또는 과실이 있어야 성립합니다. 그런데, 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을 심사한 후 특허를 내준 것이므로 귀하는 침해의 고의 또는 선행 특허를 알지 못한 것에 대한 과실은 없는 것으로 생각됩니다. 그러므로 민사상의 손해배상책임도 없는 것이 됩니다.

물론 귀하의 특허가 무효가 확정되면, 귀하의 특허는 처음부터 없었던 것으로 되기 때문에 과거의 실시 사업과 관련하여 책임을 지게 되는 것은 아닌가 하는 의문이 있을 수 있을 것입니다. 그러나, 무효가 되더라도 귀하가 침해의 고의나 과실이 있었던 것은 아니기 때문에 소급해서 과거의 실시 사업에 대해서까지 형사상 민사상의 책임은 지지 않게 될 것으로 생각됩니다.

귀하의 특허가 무효 심판 등에 의하여 무효가 확정되면 그 이후에 실시하는 것에 대해서는 당연히 선행 특허권의 침해가 될 수 있습니다. 또, 무효가 확정되기 전이라도 무효 사유가 너무나 명백한 것을 귀하가 알게 되었을 경우에는 상대방(선행 특허권자)이 그러한 사실을 입증하여 무효가 되기 전이라도 무효 사유를 알게 된 이후에 실시한 것에 대한 책임을 물을 수는 있을 것이나, 특허법상으로는 특허는 무효가 확정되기 전에는 유효한 것으로 추정하기 때문에 상대방이 이러한 책임을 묻는다는 것도 그리 용이하지는 않을 것으로 생각됩니다.
9 [특허 Q&A] 직무발명
[질문] 유압기기 전문업체에 근무하는 사람이 공압관련품인 압축기와 관련된 특허나 실용신안 취득시 발생될 수 있는 문제점에 대해서 알고 싶습니다. 그리고 직장에 다니면서 취득시 발생되는 회사와의 문제점도 알고 싶습니다.

[답변]
1. 직무발명에 대하여
특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성에 의하여 발생됨으로 특허를 받을 수 있는 자는 본래 발명자입니다.
하지만, 종업원이 발명한 직무발명은 사용자와 종업원간의 공동협력 하에서 이루어진 발명이므로 특허법에서는 사용자와 종업원 간에 발명의 이용방법 및 권리귀속관계를 규정하고 있습니다. 이는 사용자는 종업원이 발명할 수 있는 여건(시설·자금의 지원 등)을 제공하고, 종업원은 이러한 여건 하에서 발명을 함으로써, 양자간에 발명에 대한 이용 및 권리의 귀속관게에 있어서 형평이 유지되도록 하는 것이 바람직하기 때문입니다.
먼저, 특허법에서 규정하는 직무발명이란 종업원이 그 직무와 관련하여 한 발명이 성질상 사용자의 업무범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원의 현재 또는 과거의 직무에 속한 경우 종업원이 한 발명을 말합니다.
직무발명에 대하여 종업원이 가지는 권리는 1) 특허를 받을 수 있는 권리, 2) 보상을 받을 권리입니다.
1) 특허를 받을 수 있는 권리는 원시적으로 발명자에게 귀속되므로 직무발명에 대하여도 특허를 받을 수 있는 권리는 원칙적으로 종업원 등에게 귀속됩니다. 종업원 등에게 원시적으로 귀속되는 이 권리는 사용자등과의 예약승계 등의 약정을 통하여 사용자 등에게 이전될 수도 있습니다.
2) 보상을 받을 권리는 종업원 등이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 사용자 등에게 승계하였거나 전용실시권을 설정한 경우에는 종업원 등은 사용자 등으로부터 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 이 경우 보상액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자 및 종업원 등이 공헌한 정도를 함께 고려하여야 합니다.
한편, 직무발명에 대하여 사용자가 가지는 권리는 1) 통상실시권의 취득, 2) 예약승계, 3) 동의권입니다.
1) 통상실시권은 직무발명에 대하여 종업원 등이 특허를 받았거나 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자가 특허를 받았을 때에는 사용자 등은 그 특허권에 대하여 무상의 실시권을 가집니다.
2) 예약승계는 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 특허권을 승계시키거나 사용자 등을 위하여 전용실시권을 설정하는 취지의 계약이나 근무규정의 조항을 두어 위의 권리를 승계할 수 있습니다.
3) 동의권은 종업원 또는 그 승계인이 직무발명의 특허권자인 경우 당해 특허권을 포기하고자 할 때 또는 그 특허발명의 명세서나 도면에 대한 정정심판을 청구하고자 할 때에는 사용자 등의 동의를 받아야 합니다. 이는 사용자는 직무발명에 관한 특허권의 존속여부 또는 발명내용의 변경은 사용자 등의 발명실시에 직·간접적으로 영향을 미치는 등 이해관계가 있기 때문입니다.

2. 사안에 대하여
(1) 직무발명인가의 여부
귀하는 유압기기 전문업체에서 공압관련품인 압축기는 일단은 사용자의 업무범위에 해당한다고 판단됩니다. 따라서, 귀하가 발명을 하게 한 행위가 현재 또는 과거의 직무에 속하는 한 직무발명에 해당한다고 할 수 있으며, 직무에 무관한 경우(예를 들면, 사무직)에는 직무발명에 해당하지 않으므로 특허나 실용신안을 취득하는데 커다란 문제는 없습니다.

(2) 예약승계의 존재여부
종업원과 사용자간에 예약승계와 그와 관련된 보상금에 관한 계약이 있는 경우에는 사용자에게 권리가 귀속됩니다. 대부분의 대기업은 이러한 계약관계로 직무발명을 회사에 귀속하게 하고 있습니다.
만약에 예약승계가 없는 경우에는 직무발명에 해당하더라도 특허를 받을 수 있는 권리는 원천적으로 발명자에게 귀속되므로 아무런 하자 없이 특허나 실용신안을 받을 수 있으며, 타인에게 양도나 실시권을 설정할 수 있습니다. 다만, 직무발명인 경우에는 사용자는 무상의 실시권을 가지므로 자유로이 그 직무발명을 실시할 수 있습니다.

자세한 사항을 알지 못해서 답변이 될지 모르겠습니다. 부담없이 전화주시길 바랍니다.
김진원 변리사. 011-9894-9977. 특허와 실용의 동시 출원은 조만간에 알려드리겠습니다.
10 [특허 Q&A] 특허권의 범위
[질문] 특허 출원을 할 때, 발명 내용을 최대한 광범위하게 설정해야 타인이 유사한 특허를 출원했을 때, 보호 받을 수 있다고 들었습니다. 너무 구체적인 것 보다는 어느 정도 적용범위를 광범위하게 하여 타인의 웬만한 아이디어는 모두 제 특허에 의해 제약 받도록 하는 것이 좋다고 하는데 그 말이 사실인지요?

[답변] 특허권의 권리 범위는 특허출원서의 명세서 내에 기재된 특허청구범위에 의하여 정하여 집니다. 따라서, 특허청구범위의 내용이 폭 넓게 기재되어 있으면 출원인은 그 만큼 넓은 범위의 특허권을 획득하게 되는 것입니다.
그러나, 특허청구범위를 지나치게 넓은 범위로 폭 넓게 기재하면 다음과 같은 문제가 발생할 수 있습니다.
첫째, 특허청구범위의 기재가 넓은 만큼, 그 출원의 출원일 이전에 공지된 기술과 동일하거나 또는 유사해질 우려가 큽니다. 특허권은 출원된 발명이 그 발명의 출원일 이전에 공지된 것이 아닐 것(신규성)과 적어도 공지된 기술로부터 용이하게 발명될 만한 것이 아닐 것(진보성), 산업상 이용 가능성이 있을 것을 심사하여 이 요건들을 충족할 경우에 주어지는데, 특허 청구범위를 너무 넓게 기재하면 위의 공지 기술과 동일하거나 유사한 부분이 커져서 심사시 거절될 우려가 있습니다.
둘째, 특허청구범위의 기재는 발명의 목적을 달성하기 위한 필수적인 구성요소만으로 기재되어야 하는데, 이러한 구성요소의 기재의 범위가 지나치게 포괄적으로 기재되면, 자칫 특허권의 범위가 모호해져서 그 권리 범위를 특정짓지 못하게 되므로, 소위 기재불비에 의하여 특허 심사시 거절될 우려가 있습니다.
따라서, 위 내용을 참조하셔서 귀하의 발명의 권리범위를 어느 정도로 할 것인가를 결정하여 특허 청구범위를 신중하게 기재하시는 것이 바람직하리라 사료되며, 권리범위의 판단과 특허청구범위의 기재는 특허법에서 요구하는 형식에 맞도록 작성되어야 하므로, 가급적 특허사무소에 의뢰하시는 것도 좋으리라 생각됩니다.
한편, 발명의 내용이 지금까지 선행기술이 존재하지 않았었던 경우에는 소위 원천특허라 하여 특허청구범위의 기재를 다소 넓게 작성하여도 좋습니다.
그러므로, 가장 바람직하게는 특허청구범위 기재 방법에 있어서, ‘독립항(independent claim)’에서 비교적 넓게 권리범위를 잡고 ‘종속항(dependent claim)’에서 예상 가능한 세부적이고 구체적인 권리범위를 잡는 것입니다
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