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자주 물으시는 질문과 답변을 모아 놓았습니다.
번호 제                 목
11 [특허 Q&A] PCT출원과 지정국
[질문] 저는 자동차 휠의 실용신안을 준비 중인 사람입니다.
해외로도 실용신안을 내고 싶은데 PCT출원을 할 경우 실용신안도 해당이 되는지요?
PCT 출원시 PCT 모든 가입국에 대해 혜택을 받는 것인지, 지정국에 대해서만 혜택을 받는 것인지요?
만약에 지정국에서만 혜택을 받는다면 몇 개국까지 지정할 수 있으며, 지정국수가 많아지면 비용이 더 들어가는 것인지 궁금합니다.

[답변] 귀하의 실용신안도 PCT 에 의한 국제출원이 가능하며, 이 경우 특허로서 국제출원됩니다.

해외에서 특허를 받는 방법으로는 직접 해외에 출원하는 방법, 파리조약에 의한 조약우선권으로 개별 국가에 출원하는 방법, 또는 PCT 국제출원제도를 이용하는 방법이 있습니다.
PCT(특허협력조약 : Patent Cooperation Treaty) 국제출원제도는 특허협력조약에 가입한 나라간에 특허를 좀 더 쉽게 획득하기 위해 출원인이 자국 특허청에 출원하고자 하는 국가를 지정하여 PCT 국제출원서를 제출하면 바로 그 날을 각 지정국에서 출원일로 인정 받을 수 있는 제도입니다.

PCT 출원의 장점으로는, 한 번의 PCT 국제출원으로 다수의 가입국에 직접 출원한 효과를 얻을 수 있으며, 국제조사ㆍ국제예비심사보고서의 활용으로 발명의 평가ㆍ보완 기회를 가질 수 있어 특허획득에 유리합니다. 또한, 국제조사 또는 국제예비심사의 결과가 부정적일 경우 더 이상의 절차를 진행하지 않음으로써 불필요한 비용의 지출을 방지합니다.

다만, PCT국제출원은 한번의 출원으로 세계적으로 특허를 받는 것이 아니라 일단 국제출원일을 인정 받은 후, 검증단계(국제조사 및/또는 국제예비심사)를 거친 후 각 지정국에 번역문을 제출하여야 비로소 각 국에서 심사가 진행됩니다.

즉, PCT에 의한 국제출원은 크게 국제단계와 국내단계로 나뉘어집니다. 국제단계란 PCT 제도에 가맹한 국가 중 출원을 원하는 국가를 지정하여 출원하게 되면, 지정한 각 국가(지정국)에 특허 출원한 효과가 발생하는 단계입니다. 그러나, 국제 단계만으로 지정국에서 특허권이 발생하는 것은 아니고, 출원한 효과만 발생하므로 그 국가에서 특허권을 획득하려면 우리나라에서의 출원일(우선일)로부터 20 개월(국제 예비심사를 청구한 경우 우선일로부터 30 개월) 내에 국제단계에서 지정한 위 지정국 중 특허권을 얻기를 희망하는 국가(선택국)를 선택하여 그 국가에 개별적으로 출원을 해야 하는데 이러한 단계를 국내단계라 합니다.

따라서, PCT로 출원할 경우 국제단계에서는 일반적으로 PCT 가맹국 모두를 지정한 다음, 후에 국내 단계를 밟을 경우 지정국 중에서 원하는 국가(선택국)를 선택하게 됩니다. PCT 국제출원의 수리관청인 우리나라 특허청에서 시행하는 PCT 관납료 중 지정국의 지정 비용이 1 국가당 114,000 원으로서 지정국이 5 개국 이상일 경우 5 개국에 해당하는 비용, 즉, 114,000 원 X 5국가=570,000 원만 발생하므로 통상적으로 국제단계에서는 모든 PCT 가맹국(현재 미국, 일본 등을 비롯한 주요 선진국을 포함한 100 개국 정도임)을 지정하게 됩니다.

PCT 출원에 필요한 비용 사항은 대리인을 통하여 출원할 경우 대리인 수수료와 우리나라 특허청의 관납료 및 번역료(영문번역)가 발생합니다. 저희 사무소에 의뢰하실 경우에는 대리인 수수료 100만원, 특허청 관납료 150만원(변동가능), 번역료 100만원(변동가능)으로 총 350만원 정도의 비용이 발생됩니다.


12 [실용신안 Q&A] 실용신안의 기술평가와 정보제공
[질문] A사로부터 실용신안권을 획득한 제품에 대해 제작/판매를 중단하라는 전화를 받았습니다.
확인결과 그 제품은 외국업체의 도면을 모방하여 출원한 제품으로 관련자료만 제공 할 수 있다면 등록유지결정이 내려지기 어려울 것이라 생각합니다.
하지만, A사가 우리에게 알리지 않고 특허청에 기술평가 청구를 할 경우 국내에는 이 제품이 없었고 외국 자료까지 검색하기 쉽지 않아 서류로만 심사시 유지결정이 내려질 가능성도 있어서 어떻게 하면 이 문제를 해결할 수 있을 지 궁금합니다.
저희들 입장에서는 등록유지결정이 내려지기 전에 관련자료( 외국업체의 도면)를 특허청에 제공하여 사전에 취소 시키는 방법은 없는지 궁금합니다.

[답변] 현재 실용신안등록출원은 무심사 선등록제도로서 실용신안등록출원에 대하여 소위 신규성, 진보성 등의 등록요건을 심사하지 않고, 출원의 기초적 요건만을 심사하여 조속히 실용신안권을 설정 등록해주고 있습니다.
등록된 실용신안권은 실체적 심사를 하지 아니하고 기초적 요건만을 판단하므로 부실권리가 발생할 수 있습니다. 기술평가제도는 이러한 부실권리의 행사에 따른 제 3 자의 피해를 방지하기 위한 것입니다.
기술평가는 누구든지 할 수 있으며, 청구항이 2이상인 경우에는 모든 청구항에 대하여 청구하여야 하며, 시기는 실용신안권의 존속 중에는 물론 실용신안권의 소멸 후에도 할 수 있습니다.
심사관이 등록된 실용신안을 기술평가한 결과 거절이유를 발견하지 못하였거나 또는 출원인이 제출한 의견서와 정정청구서에 의해 거절이유가 해소된 경우에는 그 실용신안의 등록이 유효한 것이므로 계속 유지되어야 마땅하다는 등록유지결정을 하게 됩니다.
실용신안권자는 등록유지결정이 있은 후에야 비로서 유지결정등본을 제시하여 경고한 후에 그 권리의 침해자에 대하여 권리를 행사할 수 있습니다
따라서, 유지결정을 받지 않은 상태에서 실용신안권자가 귀하에게 한 경고는 정당한 권리행사라고 할 수 없습니다.
이에 더하여, 현재 실용신안권자는 외국업체의 도면을 모방한 출원입니다. 이는 외국의 간행물에 기재된 발명에 해당한다라고 판단되면, 신규성 상실로 취소사유가 있는 실용신안권입니다. 여기서 외국의 간행물에 기재되었다고 할 수 있기 위해서는 당업자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어야 합니다. 즉, 간행물에 발명품의 외형이나 사진 또는 개요만이 기재되고 있을 뿐 그 기술내용이 구체적으로 표현되고 있지 않을 경우에는 발명이 기재되었다고 할 수 없습니다.
실용신안은 등록공고 후에 등록된 고안이 신규성과 진보성이 부족하여 실용신안 등록을 받을 수 없다는 취지의 정보를 특허청에 제공할 수 있습니다. 귀하의 경우, 상대방이 기술평가를 신청하여 평가 절차가 진행될 때, 말씀하신 관련 자료를 특허청에 정보 제공하여, 심사관이 기술평가시 이를 활용하게 하는 것이 바람직하리라 생각됩니다. 관련 자료의 경우, 자료의 작성일이 적어도 상대방 실용신안의 출원일 이전에 반포된 간행물에 기재된 것이라면, 등록취소 결정에 유리하게 활용될 것으로 사료됩니다.
13 [상표 Q&A] 미국의 상표와 상호
[질문] 현재 새로운 비즈니스를 준비 중에 있습니다. 회사이름은 결정하였고 결정된 회사이름을 카운티 정부에 등록할 예정입니다. 그런데 저의 CPA는 상호와 상표를 택하기 전에 주 정부나 연방 정부에 등록상태를 알아 봐야 한다고 말하고 있습니다. 그 이유는 무엇입니까?

[답변] 귀하의 소중한 사업체의 상호(business name)나 상품에 대한 상표(trademark) 또는 서비스 업종에 대한 서비스 마크(servicemark)를 결정하여 등록하기 이전에 동일하거나 유사한 이름이 먼저 등록되어 있는지를 확인하는 것은 매우 중요합니다. 일반적으로 개인회사인 경우에는 해당 카운티 정부에 회사이름(ficticious business name)을 등록하고, 주식회사인 경우에는 해당 주 정부에 주식회사이름(incorporation name)을 등록하게 됩니다.
카운티 정부는 어떤 이름으로 신청되든 신청된 이름으로 상호등록을 해주고 있고 다른 책임은 지지 않습니다. 그러므로 카운티 정부에 회사이름을 등록하기 이전에 동일한 회사이름이 있는지를 확인하는 것은 등록인의 책임이 됩니다. 주식회사 이름의 주정부 등록에 대하여 주 정부는 해당 주에 동일한 이름의 주식회사가 등록되는 것은 막아줍니다. 그러나, 등록된 이름을 다른 회사가 사용하거나 타주에서 동일한 이름이 주식회사로 등록되는 것을 막을 권리가 없습니다.
따라서, 사용하고자 하는 회사이름이 다른 사람에 의하여 이미 상표(trademark) 또는 서비스 마크(service mark)로 연방정부에 등록되었다면 카운티 정부나 주 정부에만 등록을 한 회사는 상표권 침해에 노출되어 있는 셈이 됩니다. 동일한 이름이 다른 개인 또는 다른 회사에 의하여 미국 연방정부에 이미 등록된 사실을 모르는 상태에서 무심코 귀하가 사용하거나, 또는 귀하의 상품이 판매되고 있는 주에 다른 개인이나 회사에 의하여 동일한 상표로 등록되어 있다면, 귀하는 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권을 불법 침해하는 것이 됩니다.
이러한 이유로 점점 많은 수의 사업체들이 상표등록 또는 서비스마크의 연방정부 등록을 실행하고 있습니다. 따라서, 사업체를 설립하기 이전에 원하는 회사이름이 연방정부 및 50개 주 정부에 상표 또는 서비스 마크로 이미 등록되어 있는지를 전문가를 통하여 파악하신 후에, 투자라고 생각하고 판매하고자 하는 상품 및 서비스업에 대한 상표등록을 하는 것이 바람직합니다. 귀하의 사업이 소규모이기 때문에 아무도 상관하지 않으면 모르지만, 귀하의 사업이 번창하여 소비자의 인지도가 높아짐에 따라, 연방정부에 먼저 상표로 등록하신 분의 상표권에 대한 불법 침해로 인하여 법정명령에 따라 귀하의 상표를 갑자기 바꾸셔야 할 수도 있습니다. 이렇게 된다면, 귀하께서 오랫동안 공들여 쌓으신 상표의 인지도 및 권리를 하루아침에 상실하게 되고, 상표권자의 소송에 따른 손해 배상 및 변호비용도 감당 하셔야 될 수 있습니다.
상호(business name)는 상표(trademark)와 적용되는 법이 서로 다릅니다. 많은 분들이 상표등록을 하지 않고 상호를 상표처럼 사용하시기 때문에, 상표법이나 불공정 거래법(unfair competition)을 위반하게 될 소지가 있습니다. 특히, 회사이름 즉 상호를 상표나 서비스마크로 사용하고자 하는 경우에는 상표 또는 서비스 마크의 연방정부 등록과 개인회사 또는 주식회사의 카운티 정부 또는 주 정부 등록을 병행하는 것이 바람직합니다

14 [상표 Q&A] 말소된 상표의 재등록
[질문] 저는 이번에 새로 사업을 시작하면서 상표를 새로 등록할 예정이었는데 제가 사용하려고 하는 상표가 누군가에 의해 등록이 되어 있는 것을 알게 되었습니다. 그런데 불행 중 다행으로 상표권자의 관리 잘못인지 상표가 가치 없다고 생각해서인지 해당 상표가 소멸예고 목록에 올라가 있는 것을 발견했습니다. 이럴 경우 말소된 상표와 동일한 상표를 제 이름으로 등록할 수 있는지요? 혹시 안될 경우 유사한 상표로는 등록이 가능한지요?

[답변] 말소된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 귀하의 명의로 새로 출원하여 등록을 받을 수 있습니다.

그런데 유의하실 점은 출원의 시점입니다. 원칙적으로 말소 등록된 후 1년을 경과한 후에 그와 동일 또는 유사한 상표를 출원하여야 등록 받을 수 있습니다. 상표법 제7조 제1항 제8호에는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 원칙적으로 상표등록이 불허된다고 규정되어 있습니다. 등록상표의 상표권이 소멸한 뒤에도 1년간 수요자 사이에 그 상표에 대한 기억과 신용이 남아있어 제3자에게 그와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 허용한다면 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 이를 방지하기 위한 규정입니다.

예외적으로 해당 상표가 소멸 전 1년 이상 사용되지 아니한 상표인 경우에는 1년의 경과를 기다리지 않고 바로 출원하여 등록 받을 수 있습니다. 이 경우에는 상표의 불사용으로 인해 상표에 존재하는 신용이 소멸되어 출처혼동의 우려가 없기 때문입니다. 하지만, 1년 이상 사용하지 않은 상표라는 사실은 전 상표권자가 불사용 증명을 내주지 않는 한 입증하기가 어렵지요.

또한, 상표법에서는 존속기간 만료 후 6월의 기간 내에 갱신등록출원을 추가 허용하는 유예기간을 인정하는 한편, 이 기간 내에도 선등록 상표가 갱신 등록 출원을 하지 않아 소멸하는 경우에는 유예기간 경과 후에 출원하면 등록 받을 수 있습니다. 이는 갱신등록출원이 없는 경우에는 상당기간 상표의 사용이 없었다고 추론할 수 있기 때문에 상표권 소멸 후 1년 이내라도 제3자의 출원을 허용하고 있습니다.
15 [상표 Q&A] 라이센스 계약 대상상표가 등록 상표가 아닌 경우
[질문] 해외의 의류업체와 상표 및 디자인사용에 대한 라이센스 계약을 추진 중에 있습니다. 하지만 오늘 특허청의 상표등록에 대한 자료를 검색해보니 2001년 7월경에 한국의 어떤 개인이 동일 상표에 대한 출원(25류)을 한 상태인 것을 발견하고 매우 놀랐습니다.
이 브랜드는 주지 저명한 상표는 아닙니다. 이 경우 우리회사가 문제없이 라이센스 계약을 체결하여 제품(의류)을 생산,판매하려면 어떠한 방법이 있는지요.

[답변] 귀사가 상표 라이센스 계약을 추진하고 있는 라이센스 대상 상표가 등록되어 있지 않은 상표라면 라이센스 계약을 체결한다고 하더라도 대상 상표에 관한 독점권이 발생하지 않았을 뿐만 아니라 동일 또는 유사한 상표에 관한 타인의 등록 상표가 존재할 경우에는 타인의 상표권 침해의 염려마저 있는 것이므로 라이센스 계약을 재고하시는 것이 바람직합니다.
귀사가 도입하고자 하는 외국 상표와 동일한 상표가 해당 상품구분에 타인에 의하여 선출원되어 있고 그 상표가 등록될 경우에는 귀사가 외국의 상표권자와 라이센스 계약을 맺은 경우에도 타인의 등록 상표권의 침해가 되기 때문에 라이센스 계약은 무용지물이 됩니다.
타인의 선출원 상표의 등록을 막기 위하여서는 해당 외국 상표가 해외에서라도 알려진 상표이어야 합니다. 절차적으로는 타인의 선출원 상표가 공고되기 전에는 특허청에 ‘정보제공’을 공고된 후에는 그로부터 30일 내에 ‘이의신청’을 하여 볼 수 있습니다. 정보제출서나 이의신청서는 등록 받을 수 없는 구체적인 이유와 증거를 제출하여야 합니다.

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