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신규 특허가 미국 특허청에 출원되면 기술분야로 분류되어 특정 심사관에게 지정되며, 심사관은 접수된 순서대로 심사를 진행합니다. 우리나라는 출원 순서가 아니라 심사청구 순서에 따라 심사가 진행되지만, 미국은 심사청구 절차가 별도로 없으며 모든 출원이 심사대상이 됩니다.
 
 
 
 
특허출원과 심사과정에서 특허를 받고자 하는 자, 즉 발명자, 출원과정에 관계한 자 및 발명자와 관련 있는 자는 정직(candor), 선의(good faith) 및 개시의 의무(Duty of Disclosure)를 부담하며, 댱해 출원발명의 특허성에 중요하다고 생각하는 모든 정보를 제공하여야 합니다. 정보개시서(Information Disclosure Statement; IDS) 제도는 미국 내에서 특허권을 적극적으로 행사하거나 적어도 그 특허의 유효성을 항변하고자 할 때 중요한 의미를 가집니다.
출원된 발명의 심사에 있어서, 심사관이 그 발명과 관련된 모든 기술을 검색하여 특허권을 판단한다는 것은 현실적으로 불가능합니다. 따라서, 출원발명과 관련된 자에게 그들이 알고 있는 당해 발명에 관한 모든 정보를 공개하도록 요구하여 하자 있는 특허권의 발생을 미연에 방지하고자 하는 것이 IDS 제도의 취지라 할 수 있습니다. 이와 같은 IDS 제출 의무는 훈시적인 규정에 불과한 것이 아니라 단 하나의 클레임이라도 그 의무를 준수하지 아니하고 특허된 경우에는 당해 특허권 자체를 행사할 수 없도록 제재하고 있으므로 많은 주의가 요구됩니다.

1. 개요
미국 특허법상의 개시의무(disclosure duty)는 IDS(Information Disclosure Statement)를 제출하여 수행됩니다. IDS의 3가지 준비자료는 리스트(list), 자료사본(copy of document), 관련성 개략 설명(concise explanation of relevancy)이나, 미국대리인이 IDS를 준비하도록 자료 및 코멘트를 송부하면 대부분 미국대리인에 의해 준비되므로, 출원인은 입수하기 어려운 자료(비영어자료)정도만 송부하면 됩니다.

2. 절차
미국출원 후 또는 자료를 알게 된 후 3개월의 기간 내에 하지 않으면, 출원인의 개시의무 해태에 대한 비용부담이 증가하게 될 뿐만 아니라, 기간 후에도 하지 않는 경우 출원인의 귀중한 특허가 소송시 무효화 또는 무력화될 수 있습니다. 미국출원 후 3개월 또는 미국 1차 OA 발송일 전까지는 관납료 없이 IDS를 제출할 수 있습니다. 또한, 1차 OA가 발송된 후라도 등록료(issue fee) 납부 전까지는 출원인(발명자)이 새로 알게 된 선행기술자료는 그 안 날(예컨대, 대응 외국출원의 서치보고서 및 그 인용자료의 발송일)로부터 3개월 이내에 그 선행기술에 관한 IDS를 상기 3개월을 입증하는 확인서와 함께 관납료 없이 제출할 수 있습니다.

3. 특기 사항
미국출원서의 배경기술, 관련기술로서 언급된 모든 선행기술자료는 IDS로 제출되지 않으면 심사관이 심사자료로서 간주하지 않을 수도 있으므로 IDS로 제출함이 바람직합니다. 영어가 아닌 자료 또는 미국특허 이외의 문서인 경우 “concise explanation of relevancy”(요약서)를 함께 제출하여야 합니다. 그러나, 유럽, 영국 등 기타 대응 외국출원에 대한 서치리포트에 영어본이 있는 경우 그 사본만 제출하면 됩니다. 그리고, 대응 외국출원의 서치리포트 상의 X, Y로 표시된 것만 관련(relevancy)있는 것으로 보는 것이 일반적이나 A로 표시된 것도 IDS로 제출함이 바람직합니다.

 
 
1. 최초 거절이유(First Office Action)
심사관은 클레임된 발명을 서치하며, 클레임이 “reject”되거나 명세서, 도면이 “object”되면 거절이유서(Office Action)를 발행합니다. 출원인은 심사관의 OA에 대한 응신(Response)으로서 보정서(Amendment) 및/또는 의견서(Argument)를 제출할 수 있습니다. 그 응신기간은 3개월로 지정되며, 관납료와 신청서를 제출하면 그 기간은 연장될 수 있습니다.

2. 최종 거절이유(Final Office Action)
최초 거절이유에 대한 출원인의 응신에도 불구하고 심사관이 거절이유를 그대로 유지하는 경우에는 심사관은 최종거절(Final Rejection)합니다. 최종 OA에 대한 응신기간은 OA 발송일로부터 3개우러로 지정되며, 6개월까지 기간연장이 가능합니다.

3. Advisory Action
최종 거절(OA) 이후 출원의 상태 또는 지위(status)를 알려 주기 위한 목적에서 내는 심사관의 통지입니다. 즉, FOA에 대한 답변서를 받아본 심사관이 당해 출원을 특허 허여할지 또는 거절할 것인지를 미리 밝혀 줌으로써 출원인으로 하여금 향후 1) 불복심판, 2) 계속출원, 또는 3) 거절된 청구항의 삭제보정 등의 대응 계획을 세울 수 있도록 하는 조치입니다.

 
 
2개 이상의 독립되고 구별된(independent and distinct) 발명들이 하나의 출원에 청구되어 있다면, 특허청장은 그 출원을 그 발명들 중의 하나로 한정하라고 요구할 수 있습니다. 이 때 출원인은 심사관의 한정요구에 대한 반박(traverse)을 할 수 있지만, 대부분의 한정요구대한 응답시 출원인은 반박을 채택하지 않는 경항입니다. 한편, 선택되지 않은 클레임들(non-elected claims)의 발명에 대해서는 모출원(원출원)의 속행 중에 아무 때나 “분할출원”을 할 수 있습니다.
 
 
출원된 클레임이 허여가능 상태에 있으면, 최종 점검사항으로서 심사관은 가능한 범위에서 저촉 검색(interference search)를 수행합니다. 저촉 검색은 관련 기술분야에서 출원계속 중인 다른 출원의 도면이나 클레임을 서치하여, 실질적으로 동일한 발명이 있는지를 확인합니다. 심사관이 이러한 출원을 찾으면 저촉심사(interference)가 시작되고, 그렇지 않으면 심사관은 그 특허의 분류분야를 표시하고 특허공보(PTO Official Gazette)에 인쇄될 클레임 및 (만일 있다면) 도면을 선택하고 그 출원이 허여 가능한 적절한 형태로 있는지를 결정합니다. 그러면, 출원은 등록과(Issue Branch)로 보내지며, 거기에서 등록 및 인쇄를 위한 준비를 합니다. 등록료(Issue Fee)는 정식 허여통지서(Notice of Allowance)를 받은 후 3개월 이내에 납부하여야 하며, 특허등록9issue)은 등록료 납부 후 약 2~4개월 걸립니다.
 
 
출원인은 특허를 청구한 발명의 진정한 발명자임을 선서(oath)하고 자신의 국적을 진술하여야 합니다. “선서(Oath)는 법률에 의하여 선서케 하는 자 앞에서 하여야 합니다. 다만 선서가 필요한 문서를 PTO에 제출하여야 하는 경우, 선서 대신에 일전한 형식의 서명된 “서면 선언서”로 대신할 수 있습니다.

1. 선언서의 내용
출원서의 일부로서 35 CFR 1.51(b)(2) 규정에 따라 제출된 선서나 선언서에는, ① 37 CFR 1.51(b)(2) 규정에 따라 서명되고, ②발명자의 성명, 주소, 국적을 기재하고, ③클레임된 발명의 단독 또는 공동발명자인지 여부에 대하여 진술하여야 합니다. 또는, 선서나 선언서에는, 선서나 선언한 자가 ① 명세서의 내용을 검토하고 이해하였으며, ②기명된 발명자가 특허 청구된 클레임 발명의 진정한 발명자임을 믿으며, ③ 특허성에 중요한 모든 아는 정보를 특허청에 개시하여야 하는 의무를 인식하고 있다는 진술을 하여야 합니다. 한편, 외국 우선권을 수반하는 경우에는 우선권 주장의 기초가 되는 외국출원의 출원번호, 출원국가, 출원 년월일을 선서나 선언서에 표시하여야 합니다.
출원하면서 명세서와 함께 “선언서”를 제출하는 경우 137 CFR 1.63 규정의 요건을 만족하기 위하여 최소한 다음과 같은 정보를 표시하여야 합니다: ① 발명자의 이름 및 첨부된 명세서에 대한 인용, ② 발명자의 이름 및 명세서에 대한 대리인의 문서번호 또는 ③ 발명자의 이름 및 명세서에 기재된 발명의 명칭. 선언서 없이 제출된 출원에 대하여 출원일이 부여된 경우, 추가료 납부와 함께 선언서를 추후에 제출할 수 있습니다. 이 경우 적어도 다음과 같은 정보를 표시하여야 합니다: ① 출원번호, ② 일련번호 및 출원일, ③ 명세서에 대한 대리인의 문서번호, 또는 ④ 명세서에 기재된 명칭 및 첨부된 명세서의 인용.

2. 조약우선권의 주장
외국출원일로부터 12개월 이내에 미국출원하면서 우선권을 주장하는 경우, 우선권 주장 대상의 최초 외국출원(출원번호, 출원국가, 출원일)을 언급하고 그 외국출원이 최초의 출원임을 명확히 하여야 합니다. 만일 복합 우선을 주장하려면 모든 외국출원을 언급하여야 합니다.

3. 공동 발명자의 경우
선언서에서 단일 발명자의 경우에는 “sole” 또는 “only” 라는 단어를 사용하고, 공동 발명자의 경우에는 “joint”라는 단어를 사용한다. 공동 발명자가 별도의 선언서에 각각 서명하는 경우, 각 선언서에는 다른 발명자들의 이름을 기명하면서 그들과 공동 발명자라는 사실을 언급하여야 합니다.

4. 선언서의 정정
선서나 선언서의 용어나 내용은 그것이 서명된 후에는 정정이나 변경될 수 없습니다. 용어가 부정확하거나 필요한 내용이 빠져 있으면 새로운 선서나 선언서를 제출하여야 합니다. 선서나 선언서에 결함이 있으면 심사관은 1차 OA에서 그 이유를 출원인에게 지적하고 새로운 선언서를 요구합니다.

 
 
특허출원료는 35 USC 41 및 37 CFR 1.16 규정에 따라 납부하여야 합니다. 정규출원에서 독립클레임 3항을 포함하여 총 20항까지는 기본료가 적용되며, 독립클레임 3항을 초과하는 각 독립클레임에 대해, 그리고 총 20항을 초과하는 각 클레임에 대해 추가료를 납부하여야 합니다. 다중 인용 청구항은 그 인용된 종속항의 수에 기초하여 클레임 수가 산정됩니다. 클레임에 영항을 미치는 보정서를 제출하면 (보정서가 받아들여지는 지의 여부에 관계없이) 이전에 납부된 클레임 수를 초과하는 클레임에 대해서는 수수료를 납부하여야 합니다.
 
 
1. 양도성
특허는 사유재산의 특성을 가지므로, 특허출원이나 특허권은 서면에 의하여 양도할 수 있습니다. 또한, 출원인, 특허권자 또는 그 양수인은 타인에게 그 배타적인 권리를 허여할 수 있습니다. 양도나 허여가 있기 전에 미국특허청(PTO)에 양도나 허여의 사실을 “등록(record)”하지 않으면 후속의 구입자나 저당권자에 대해 무효입니다. 특허권이 공유인 경우, 각 공유자는 반대의 약정이 없는 이상 타공유자의 동의 없이 특허발명을 제조, 사용, 판매, 수입 등을 할 수 있습니다.

2. 양도문서의 등록
(1) 양도문서(양도증)
양도문서의 표지는 원본이 제출되어야 특허청에 등록되며, 원본 제출자는 그 문서가 원본이라는 “증명서(certification)”를 작성합니다. 영어 이외의 언어로 작성된 문서로 제출하려면 번역자가 서명한 영어 번역문을 함께 제출하여야 합니다. 표지(cover sheet)에는 양도인의 이름, 양수인의 이름 및 주소, 등록대상의 양도 또는 거래내용, 대상 출원번호 또는 특허번호, 우편수령자의 이름 및 주소, 문서의 서명일, 문서 제출장의 서명 등이 기재됩니다.

(2) 양도대상의 표시
특허의 양도에서는 “특허번호”에 의하여 양도 대산 특허를 표시하고, 국내출원의 양도에서는 “출원번호”(일련코드와 일련번호로 된 번호, 예: 09/123,456)에 의하여 양도 대상 출원을 표시합니다. 미국을 지정국으로 하는 국제특허출원의 양도에서는 국제출원번호(예: PCT/US90/01234)에 의하여 양도 대상 국제출원을 표시합니다. 37 CFR 1.53(b) 규정의 특허출원을 제출하면서 그 전에 출원의 양도에 대한 서명이 있은 경우, 그 서명일, 발명자명 및 발명의 명칭으로 특허출원을 표시합니다. 37 CFR 1.53(c) 규정의 임시출원을 제출하기 전에 양도의 서명이 있은 경우에는 발명자명 및 발명의 명칭에 의하여 임시출원을 표시합니다.

 
 
   
 
 
 
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