대법원 2005. 8. 25. 선고 2005다22770 판결은 ‘서적의 제호는… 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나, 타인의 등록 상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적인 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우에까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다’라고 판시하였다.
서적의 제호에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다는 점(위의 ‘원칙’)에 관하여 대법원 2002. 12. 10. 선고 2000후3395 판결(‘Linux’ 상표권자가 ‘리눅스 + 내가 최고’라는 서적의 제호에 대한 적극적 권리범위확인을 구한 사안), 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002다63640 판결(타인의 등록 상표인 ‘Windows’를 제품의 사용설명서, 고객등록카드, 참고서 등에 표시한 경우에도 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다고 한 사안), 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결(‘녹정기’의 상표권은 동일한 서적의 제호에 대하여 그 효력이 미치지 않는다고 한 사안) 등에서 이미 확인된 바 있다.
이 사건에서 대법원은 ‘영어공부 절대로 하지마라’라는 등록 상표가 서적의 제호로 사용되는 경우에 상표적 사용에 해당하는 경우에 있을 수 있음에도 불구하고 원심이 이를 심리, 판단하지 아니한 잘못이 있다고 하여 원심판결을 파기하였고, 환송 후 항소심(서울고등법원 2006. 5. 3. 선고 2005나82491 판결)은 대법원의 위와 같은 판시 취지를 이어 받아 ‘피신청인은 신청인의 이 사건 등록상표와 동일한 이 사건 제호를 이 사건 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 시리즈물인 이 사건 서적의 출처를 표시하고 있는 것으로 봄이 상당하고, 따라서 피신청인의 위와 같은 행위는 신청인의 이 사건 등록상표의 상표권을 침해하는 상표적 사용에 해당한다’고 보아 서적인쇄배포금지등가처분을 인용하였다(한편, 이 사건에 관하여 1차 상고심이었던 대법원 2004. 7. 9. 선고 2002다56024 판결에서는 위 제호의 사용이 부정경쟁방지법 상의 부정경쟁행위가 되기 위한 전제조건으로서 영업표지성을 충족하지 못하고 판단한 바 있다).
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진성국제특허법률사무소에서
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